En las últimas horas ha causado revuelo un cruce de comunicados entre dos compañías que deja entrever un conflicto marcario que involucra a una de las marcas reconocidas en el mercado colombiano: se trata de la cadena de comidas rápidas y pollo frito FRISBY.
Por una parte, la empresa colombiana FRISBY S.A. BIC (a quien llamaremos FRISBY COLOMBIA), titular de la marca FRISBY en Colombia (y otros países), acusa a la empresa española FRISBY ESPAÑA del uso no autorizado e indebido de su marca en España. Por la otra, la empresa española, afirma no tener vínculo alguno con la empresa colombiana y dice ser titular de la marca FRISBY en la Unión Europea, lo que, según ellos, les permite operar en ese territorio.
Pues bien, vale la pena advertir que ambas partes tienen cierta razón en sus comunicados. En efecto, es verdad que la empresa colombiana no ha autorizado el uso de su marca FRISBY en España; también lo es que la empresa española, desde el 2 de septiembre de 2024, tiene su marca registrada en la Unión Europea.
Sin perjuicio de lo anterior, y justamente en virtud de lo comunicado por las partes, han surgido comentarios y noticias sobre el caso, muchas de ellas imprecisas o incompletas que vale precisar desde el punto de vista estrictamente legal-marcario.
En primer lugar, no es cierto, como se ha afirmado, que la empresa colombiana FRISBY no haya protegido su marca en la Unión Europea, pues, de hecho, la tiene registrada allí desde el 13 de febrero de 2004. No es tampoco cierto que FRISBY COLOMBIA no haya tenido el registro de marcas a nivel internacional como una prioridad en su plan de expansión, pues haciendo una búsqueda informal y preliminar en la base de datos pública TMVIEW, se evidencia que FRISBY COLOMBIA ha solicitado marcas en 9 jurisdicciones, entre los que se incluyen Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, la Unión Europea, México, Perú, República Dominicana y Colombia.
En segundo lugar, tampoco es cierto que FRISBY COLOMBIA haya ya perdido la batalla marcaria en contra de FRISBY ESPAÑA en la Unión Europea. En efecto, la compañía colombiana bien podría, en cualquier momento, presentar una acción de nulidad por mala fe en contra de la marca FRISBY de la compañía española, en la que, a través de evidencia, demuestre que la marca fue solicitada contra los usos honestos del comercio.
Aunque la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (“EUIPO”) suele ser bastante estricta con las pruebas para que se demuestre la mala fe (pues se presume la buena fe), teniendo en cuenta la imitación sistemática, no solo respecto de la palabra FRISBY sino también de otros elementos (como lo es, el elemento gráfico, colores e imagen corporativa), es evidente que la empresa colombiana podría tener buenas probabilidades de éxito.
De hecho, existe ya un antecedente similar, mediante el cual, la Sala de Recursos de la EUIPO anuló por mala fe el registro de una marca denominada DOGGIS, al demostrarse, durante el procedimiento de nulidad, que el solicitante la registró de mala fe, pues lo hizo teniendo conocimiento de la existencia de una reconocida cadena chilena de perros calientes del mismo nombre, con la única intención de usurparle la marca en España. En esta decisión, que fue confirmada por el Tribunal General de la Unión Europea, se dejó en claro que puede existir mala fe en un registro marcario basado en el conocimiento previo que tenga el solicitante de mala fe, de una marca registrada en países fuera de la Unión Europea y más aún, si esta marca “originaria” ha sido declarada como notoria, ya sea en su país de origen y/o en otros países. Pues bien, justamente, FRISBY ha sido declarado varias veces como signo notorio en Colombia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y seguramente este aspecto será relevante en el acervo probatorio, en caso de que FRISBY COLOMBIA decida acudir a la nulidad por mala fe.
En tercer lugar, es errado (o por lo menos, apresurado) señalar que la
estrategia de defensa de FRISBY COLOMBIA fue equivocada al no oponerse al
registro de la marca de FRISBY ESPAÑA cuando esta fue solicitada. Y es que, si
bien desconocemos las decisiones del negocio en este caso y de si tenían o no
monitoreada su marca a nivel mundial, no se pueden perder de vista las
particularidades del régimen marcario europeo, que difieren, en varios
aspectos, del colombiano y andino.
Así, nótese que, en la Unión Europea, al presentarse una oposición en
contra de una solicitud de marca, el solicitante bien puede defenderse
requiriendo al opositor para que presente pruebas que demuestren el uso de la
marca en la Unión Europea; de no presentarlas, la oposición no tiene vocación
de prosperar. Este escenario pudo bien presentarse en este caso, pues FRISBY
COLOMBIA, de acuerdo con su propio comunicado, deja entrever que su marca no ha
sido usada en la UE y que no ha autorizado a terceros a usarla allí. Así, esta
oposición y presentación de pruebas habría implicado costos altos para FRISBY
COLOMBIA, con bajas probabilidades de éxito.
Además, la legislación europea no contempla entre las causales de irregistrabilidad marcaria la de solicitudes de mala fe o por indicios de competencia desleal, como sí se incluye en la legislación colombiana. FRISBY COLOMBIA, por lo tanto, tampoco hubiese podido oponerse con base en una causal de este tipo, contra la marca de FRISBY ESPAÑA.
Ahora bien, sí resulta extraño y, a primera vista, incomprensible, que FRISBY COLOMBIA no haya presentado registros posteriores de marca en la Unión Europea, más allá de aquel con el que ya contaba, por ejemplo, de su elemento gráfico y/o de la expresión FRISBY como marca nominativa. Esto le hubiera permitido blindar su registro respecto de posibles acciones de cancelación por no uso por parte de terceros y reforzar su protección.
De hecho (y aquí se vuelve aún más interesante el caso), recientemente, FRISBY ESPAÑA presentó una acción de cancelación por no uso en contra de la única marca que tiene FRISBY COLOMBIA en la Unión Europea, la cual, podría prosperar, justamente por el no uso de la marca por parte de la compañía colombiana en territorio español. Esto, salvo que FRISBY COLOMBIA logre demostrar que sí la ha usado allí en los últimos 5 años y/o que no lo ha hecho por causas de fuerza mayor o alguna justificación válida, plenamente demostrable).
Este es pues un caso complejo, que involucra varios aspectos – no solo marcarios y que apenas arranca. Se reitera, en todo caso, que el régimen marcario ofrece herramientas para la protección y defensa de marcas, no solo a nivel local sino también internacional.
Salvatore Marcenaro
Director de Marcas Internacionales