Introducción
El principio de territorialidad en materia marcaria establece que la protección de una marca se limita al territorio específico en el que ésta fue registrada. Por esta razón, muchas compañías han debido modificar sus signos distintivos al ingresar a nuevos mercados, para evitar conflictos con marcas previamente registradas.
Ejemplos clásicos de esta situación incluyen:
- Cerveza CORONA, que durante años utilizó el nombre CORONITA en España debido a la existencia previa de un registro marcario sobre «CORONA» por parte de otro empresario.
- BURGER KING, que debió ingresar al mercado australiano bajo la marca HUNGRY JACK’S, debido a registros previos de «BURGER KING» obtenidos de buena fe.
Límites al Principio de Territorialidad
Aunque este principio es general, no es absoluto. La normativa marcaria contempla mecanismos para que titulares de marcas extranjeras puedan obtener y proteger sus derechos frente a solicitudes de mala fe en otros territorios.
En la Comunidad Andina (Colombia, Perú y Ecuador), el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 permite oponerse a solicitudes de registro cuando existen indicios de que el solicitante busca perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
Caso WooMooN: Oposición ante la SIC en Colombia
Un caso reciente es el de la marca WOOMOON, que identifica una reconocida fiesta conceptual organizada por NOMAD SUNTRIBE S.L., llevada a cabo principalmente en Ibiza, España, y que ha llegado a otros países.
El 8 de agosto de 2023, un tercero llamado Álvaro Verdiguiel solicitó el registro de la marca WOOMOON en clase 41 (eventos) en Colombia, sin autorización del titular legítimo.
Estrategia de Oposición
Ante la ausencia de registros previos en Colombia y la imposibilidad de aplicar tratados internacionales como la Convención de Washington de 1929, la estrategia legal, liderada por Wolf Méndez Abogados Asociados junto con la firma española Baylos, se basó en la oposición por indicios de competencia desleal.
Se presentaron pruebas que demostraban:
- El reconocimiento internacional de los eventos WOOMOON en España y otras jurisdicciones.
- El carácter distintivo del término WOOMOON, una expresión sin significado conocido, lo que hacía improbable que la solicitud fuera casual.
- Que el solicitante residía en México, donde NOMAD SUNTRIBE ya organizaba fiestas WOOMOON, lo que indicaba conocimiento previo.
- Que el solicitante había intentado registrar otra marca propiedad de NOMAD SUNTRIBE S.L. en Colombia, desvirtuando aún más la presunción de buena fe.
Decisión de la Superintendencia
Mediante la Resolución 27124 de 2025, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por NOMAD SUNTRIBE S.L. y negó el registro solicitado por Álvaro Verdiguiel.
La Dirección concluyó:
«(…) existen indicios razonables para inferir que el solicitante pudo tener conocimiento de la existencia y el uso previo del signo WOOMOON en el comercio y procedió a solicitar su registro en detrimento de los legítimos intereses comerciales de un tercero. La coincidencia de solicitar el registro de una marca de fantasía idéntica para los mismos servicios en el mismo sector de mercado no puede considerarse fortuita. Estos indicios permiten concluir que la presente solicitud podría tener como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal capaz de ocasionar un perjuicio significativo a un competidor ya establecido en el mercado.»
Relevancia del Caso
El caso WooMooN es relevante porque:
- No son frecuentes las decisiones favorables a opositores basadas en indicios de competencia desleal, especialmente cuando la marca aún no ha sido utilizada en el país.
- Reafirma que, incluso sin registros previos en un país, existen mecanismos para proteger los derechos marcarios de titulares extranjeros.
- Destaca que la causal de irregistrabilidad por competencia desleal no está contemplada en todos los sistemas legales, por lo que su inclusión en la legislación andina constituye una herramienta clave en la defensa marcaria.
Conclusiones
El caso WooMooN confirma que las solicitudes marcarias de mala fe pueden y deben ser combatidas mediante las herramientas legales adecuadas. La Decisión 486 de la Comunidad Andina se presenta como un marco normativo eficaz para la defensa preventiva de marcas extranjeras ante actos de competencia desleal en nuestra región.
Salvatore Marcenaro
Director de Marcas Internacionales
