DE LAS ACCIONES DE NULIDAD, LA DISTINTIVIDAD DE MARCAS TRIDIMENSIONALES Y OTRAS CUESTIONES:
COMENTARIO A LA RECIENTE SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO MEDIANTE LA CUAL SE ANULA LA MARCA 3D “FERRERO ROCHER”
En reciente decisión del pasado 4 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, tribunal de cierre de lo contencioso administrativo en Colombia, anuló la Resolución número 60939 del 30 de noviembre de 2009 de la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), por medio de la cual se había concedido la marca 3D “FERRERO ROCHER”, compuesta por la canastilla en forma de estrella y la esfera de color dorado que conforman la presentación del popular chocolate italiano, así:
El Tribunal consideró que la marca objeto de estudio constituía una forma usual en el mercado, ya que distintos empresarios del mismo sector utilizaban formas similares en el mercado para presentar sus productos de confitería.
Así mismo, indicó que el color dorado de la esfera y su textura irregular resultaban ser elementos secundarios que no lograban hacer que el signo fuera registrable.
La decisión deja por lo menos tres cuestiones de interés que vale la pena analizar a fondo.
La primera tiene que ver con la exagerada y desproporcionada duración del proceso. En efecto, la demanda fue presentada el 5 de mayo de 2010, por lo que transcurrieron más de 13 años desde ese momento hasta la expedición de la sentencia. No sobra aclarar que, además, se trató de un proceso de nulidad en el que el acervo probatorio estuvo compuesto únicamente por pruebas documentales (aquellas ya aportadas y valoradas en etapa administrativa ante la SIC).
Esta situación de evidente retraso genera que la acción de nulidad pierda su efectividad, utilidad y en últimas, su razón de ser. Y es que en aquellas jurisdicciones donde una nulidad contra una marca se resuelve en poco tiempo, este mecanismo resulta ser una efectiva carta de negociación en etapa prejudicial o una defensa en un litigio o proceso administrativo frente a una contraparte que pretenda atacar un signo o una solicitud de registro marcario, basando sus pretensiones en una marca susceptible de ser anulada.
Si la expectativa de resolución del conflicto de las partes es de más de 3 o 4 años (ni hablar de 10 o más), no existe incentivo alguno para impetrarla y/o para acceder a una negociación o acuerdo con la parte que amenaza con demandar.
Este es sólo uno de los 1909 procesos de nulidad en materia de propiedad industrial que, a mayo de este año, según cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraban aún en trámite ante el Consejo de Estado (muchos de los cuales llevan más de 7 años en proceso).
El segundo punto de interés que trae la decisión y que vale la pena comentar tiene que ver con el análisis de la naturaleza del signo que se anula. En efecto, la SIC, en la decisión objeto de nulidad, parece haber querido darle a la marca de FERRERO el tratamiento de marca tridimensional mixta.
Al respecto, la entidad administrativa, aunque no menciona ese término expresamente (lo cual tiene que ver con que en ese entonces no se había aún implementado el término de marca tridimensional mixta por parte de la SIC), concluye que la marca, en su conjunto, teniendo en cuenta no sólo las particularidades de la forma sino también sus demás elementos (incluyendo la combinación del color dorado con el café) hacen que el signo sea registrable. La SIC, de hecho, limita expresamente el alcance del derecho al conjunto marcario y no únicamente a la forma individualmente considerada.
Esto va en línea con reiteradas decisiones de la SIC, que ha concedido marcas tridimensionales mixtas de, por ejemplo, botellas, teniendo en cuenta no sólo la forma, sino también los demás elementos del conjunto marcario, como pueden ser combinaciones de colores y etiquetas.
Ahora bien, en la sentencia de nulidad que se analiza, el Consejo de Estado no hace referencia alguna al concepto de marca tridimensional mixta y se centra en el análisis de la marca como tridimensional pura y simple. Así, llega a la inevitable conclusión de que los elementos adicionales que hacen parte del conjunto marcario son secundarios y que, al ser la forma usual en el mercado, esta resulta irregistrable.
Ello tiene plena lógica y sustento en las reiteradas interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (ver por ejemplo la interpretación expedida dentro del proceso 81-IP-2020), que han señalado que en el análisis de la distintividad de una marca tridimensional pura y simple, los elementos adicionales a la forma no tienen incidencia alguna.
Sin embargo, queda el interrogante de si la decisión del Alto Tribunal hubiese sido distinta si le hubiera dado tratamiento de marca tridimensional mixta al signo de FERRERO, como bien lo hizo la SIC en la decisión anulada.
Una tercera y última cuestión a la que vale la pena referirse es respecto del análisis que realiza el Tribunal en lo concerniente al estudio de mercado aportado por el titular de la marca tridimensional, para demostrar la distintividad adquirida de la marca.
Ahora bien, claro está que la demostración de la distintividad de un signo en absolutamente todas las ciudades del territorio colombiano resultaría muy dispendiosa y casi imposible, por lo que la figura de la distintividad adquirida sería prácticamente inaplicable.
Sin embargo, en la misma vía, la demostración de la distintividad adquirida a través de pruebas y/o un estudio de mercado que toma como muestra a sólo unos estratos, pero también limitado a tan sólo una ciudad de Colombia (en el caso bajo estudio se limitó el estudio a la ciudad de Bogotá) no debería ser suficiente para darle aplicación a la figura de la distintividad adquirida.
Esta línea de pensamiento no ha sido, al menos homogéneamente, acogida por la SIC, que en algunos casos ha dado aplicación a la figura de la distintividad adquirida con pruebas cuyo ámbito de alcance se reducen a una única ciudad de Colombia.
El Consejo de Estado parece querer ser más estricto a lo que ha sido históricamente la SIC en lo que respecta a la amplitud de la muestra y acervo probatorio requerido para demostrar la distintividad adquirida de una marca. Resta por ver si esta posición del Alto Tribunal tendrá alguna incidencia en el análisis de la figura de la distintividad adquirida, y, en especial, de los estudios de mercado que se suelen aportar para demostrarla, que realiza la SIC.
El texto completo de la sentencia del Consejo de Estado puede consultarse en el siguiente link: https://lnkd.in/ehbMPsXb .
Salvatore Marcenaro
Director de Signos Distintivo